Esta guía busca entregar un paso a paso detallado, relacionado con el registro de marca en Chile, cabe mencionar que si bien es un proceso que se puede realizar sin ser abogado, nosotros recomendamos siempre tener asesoría legal.
1. Búsqueda de Antecedentes: Antes de solicitar el registro de la marca, es aconsejable realizar una búsqueda en el registro de marcas para asegurarse de que la marca que se desea registrar no esté ya en uso o registrada por otra persona o empresa. A su vez, hay que revisar también que no existan marcas que sean similares y que se encuentren registradas, hay que entender la similitud desde el punto de vista más amplio posible, una marca similar fonéticamente o bien que comparta algún elemento, acrecienta riesgos de oposiciones y observaciones.
2. Preparación de la Solicitud: La solicitud debe incluir información detallada sobre la marca, incluyendo el nombre, el logotipo (opcional), y los productos o servicios que la marca representará. Esta solicitud se realiza en la misma plataforma de INAPI. Podemos encontrar tres grandes errores que se cometen en esta etapa:
2.1.) Uno de los problemas más comunes es iniciar en un rubro que no sirve. Por ejemplo, todo lo que es comercialización lo encontramos en la clase 35, y pasa mucho que algunos comercializan ropa por ejemplo, y de esta manera ingresan una solicitud en clase 25 como vestuario, pero finalmente esta protección no les sirve, porque ellos no tienen ropa propiamente tal, si no, que son una comercializadora, por tanto, hay que tener especial cuidado con aquello.
2.2.) El otro problema común es que la denominación (nombre) de la marca no concuerda con el logo. Hay que recordar que todo carácter alfanúmero en el logo, debe estar igualmente en la denominación, por tanto si vamos a registrar nuestro logo con una frase de propaganda, esa frase finalmente será parte del registro de la marca.
2.3.) Finalmente el tercer gran error es iniciar como una persona jurídica (empresa) y no subir el poder del representante legal, este error hará que INAPI levante observaciones contra la marca, y se perderá tiempo valioso en el registro.
Finalmente, una vez realizado el formulario de solicitud, se deben pagar las tasas legales, correspondientes a 1 UTM por cada clase de Niza en la que se decida proteger, con esto se da inicio al proceso.
3. Etapa de Forma: INAPI revisará la solicitud para asegurarse de que cumple con todos los requisitos de forma, vale decir que el titular este correctamente individualizado, que la denominación sea concordante con el logo en el caso de marcas mixtas, y que el rubro concuerde con la clase presentada, entre otras cosas, de estar todo correcto, ordenará la publicación en el Diario Oficial. Por otro lado, de no cumplir todos los requisitos, INAPI levantará observaciones de forma y dará un plazo de 30 días hábiles para corregir las observaciones.
4. Publicación Diario Oficial: Si la solicitud pasa el examen inicial, se publicará en el Diario Oficial para que terceros tengan la oportunidad de oponerse al registro si creen que infringe sus propios derechos de marca, la publicación se realiza los días viernes posteriores al pago al diario oficial. A su vez, desde que INAPI ordena la publicación, hay 20 días hábiles para realizar el pago en el Diario Oficial.
5. Oposición de terceros: Es un periodo de 30 días hábiles, que parten desde la publicación en el diario oficial. Está destinado a que terceros puedan oponerse a la marca, si consideran que la misma incumple los requisitos para ser registrada, como por ejemplo, que sea similar a una marca que ya está registrada o porque la consideran genérica y/o descriptiva. Es un plazo en el cual solo queda esperar a que transcurra, para que de esta manera pasemos a la siguiente etapa.
6. Etapa de fondo: Es un periodo que da terminado el plazo de oposiciones y que tiene como objetivo que INAPI revise que la marca cumpla con los requisitos legales para ser registrada. En esta etapa pueden pasar una serie de caminos diferentes unos con otros:
A) Que la marca no tenga observaciones y tampoco haya tenido oposiciones de terceros: Ante esta situación INAPI va a aceptar la marca a registro y va a solicitar el pago de las tasas finales, correspondientes a 2 UTM por clase. (Revisar punto 7).
B) Que la marca no tenga observaciones pero si tuvo oposición: En este escenario, quiere decir que INAPI considera que la marca si cumple los requisitos, lo cual es bastante positivo, pero aún así dará traslado para contestar a la oposición ya presentada. (Revisar punto 10).
C) Que la marca si tenga observaciones y también oposición: En este caso INAPI dará traslado para contestar a la oposición, y además habrá que contestar a las observaciones levantadas por el mismo instituto. (Revisar punto 10).
D) Que la marca si tenga observaciones pero no oposiciones: En este escenario habrá que contestar únicamente a la oposición presentada por INAPI. (Revisar punto 10).
A su vez, estos 4 caminos pueden llevarnos por dos escenarios diferentes:
Escenario para el camino A:
7. Marca aceptada: La marca no tuvo observaciones por parte del instituto, y por tanto pasa a estado de aceptación, en el cual se abre un plazo de 60 días hábiles para pagar las tasas finales, de 2 UTM por clase. En caso de no pagar en dicho plazo, la marca quedará abandonada, perdiendo lo invertido en el proceso.
8. Espera Nº de registro: Una vez pagadas las tasas legales, resta solo esperar el número de registro de INAPI, que puede tardar entre una o dos semanas. Solo resta esperar para tener la marca ya registrada.
9. Marca registrada: Una vez INAPI hace entrega del número de registro, la marca queda registrada por 10 años, de igual manera es importante ir revisando el diario oficial para estar tanto a marcas similares que puedan estar iniciando procesos, o bien contar con un estudio jurídico como nosotros, que cuenten con un software de seguimiento.
Escenario para el camino B, C o D:
10. Defensa: En cualquiera de los caminos previamente señalados (revisar punto 6), INAPI dará un plazo de 30 días hábiles para contestar ya sea a las observaciones del instituto, o a la oposición presentada o a ambas. Una vez presentada la defensa, resta esperar resolución por parte de instituto, cabe mencionar que el plazo puede variar bastante, sobre todo si tiene oposiciones, hay que tener paciencia.
11. Resolución de aceptación o rechazo: Después de revisar los antecedentes, INAPI emitirá una resolución de rechazo contra la marca o bien de aceptación, si es de aceptación, entonces pasamos a al camino A (revisar punto 7), si es de rechazo, entonces se abre un plazo de 15 días hábiles donde se puede apelar a ese rechazo ante el tribunal de propiedad industrial.Importante: Si la marca es aceptada pero tenía oposición, hay que esperar igualmente esos 15 días, dado que la otra parte puede apelar a esa resolución.
12. Apelación ante el Tribunal de Propiedad Industrial: Si la marca fue rechazada, puedes apelar ante el Tribunal, nosotros lo recomendamos bastante dado que en nuestra experiencia, las marcas más complicadas se ganan en el tribunal más que en INAPI, ejemplos que nosotros hemos ganado han sido varios, podemos comentar por ejemplo, Deyko bella (nuestra) contra Deico; La zaga (nuestra) contra saga; Quilapilun (nuestra) contra Quilapilun; entre otras. A su vez si el rechazo de la marca se debe a elementos genéricos o descriptivos, también se recomienda, ejemplos de marcas ganas de nosotros tenemos a Control pest, Good property; entre otras. Queremos ser enfáticos en señalar que no porque una marca tenga un rechazo, significa que no sea registrable, hay que siempre analizar caso a caso-
13. Fallo del Tribunal: Es la resolución final del Tribunal de Propiedad Industrial respecto del caso, si es de aceptación, dicho fallo volverá a INAPI y seguiremos el camino A (revisar punto 7). De lo contrario, si la marca es rechazada, y aún quieres protegerla, habría que iniciar un nuevo proceso de registro, pero con ciertas modificaciones que puedan aumentar las chances de registro.
Esperamos que con esta guía, puedas entender a cabalidad en que etapa se encuentra tu marca si ya la has iniciado con nosotros o por tu cuenta.
¡Cualquier duda que tengas, no dudes en contactarnos!
